2011年12月16日，最高人民法院在《關(guān)于充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》（法發(fā)〔2011〕18號）中指出，相關(guān)商標(biāo)均具有較高知名度，或者相關(guān)商標(biāo)的共存是特殊條件下形成時(shí)，認(rèn)定商標(biāo)近似還應(yīng)根據(jù)兩者的實(shí)際使用狀況、使用歷史、相關(guān)公眾的認(rèn)知狀態(tài)、使用者的主觀狀態(tài)等因素綜合判定，注意尊重已經(jīng)客觀形成的市場格局，防止簡單地把商標(biāo)構(gòu)成要素近似等同于商標(biāo)近似，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營者之間的包容性發(fā)展。

　　此項(xiàng)規(guī)定出臺后引起了廣泛關(guān)注，業(yè)內(nèi)人士將其命名為“包容性理論”。據(jù)此，人民法院在若干案件中適用上述規(guī)定，裁定某些與相同或類似注冊商標(biāo)近似的在后商標(biāo)可以獲準(zhǔn)注冊。例如，在“泡泡VS泡泡網(wǎng)”商標(biāo)案、“富僑VS渝富橋”商標(biāo)案、“萬達(dá)VS萬達(dá)通寶BOTO”商標(biāo)案、“稻香村（蘇州）VS稻香村（北京）”商標(biāo)案中，人民法院均以在后商標(biāo)具有較高知名度，使得公眾已經(jīng)將申請商標(biāo)與申請人之間建立起唯一、緊密的聯(lián)系，從而不會導(dǎo)致與在先注冊商標(biāo)就商品或服務(wù)來源發(fā)生混淆、誤認(rèn)為由，認(rèn)定商標(biāo)要素近似的兩件商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。

　　以上案例使“包容性理論”在商標(biāo)領(lǐng)域走入人們的視野。所謂“包容性理論”，實(shí)際上就是將知名度及市場格局作為判斷是否構(gòu)成混淆的要素之一。其創(chuàng)新之處在于，過去往往是以在先注冊商標(biāo)的知名度等來確定商標(biāo)專用權(quán)中排他權(quán)的彈性大小，以判斷在后商標(biāo)是否可以獲準(zhǔn)注冊，該理論則著重考證在后商標(biāo)的知名度及市場格局以限制在先商標(biāo)專用權(quán)的排他權(quán)來實(shí)現(xiàn)其注冊的合法性。該理論一經(jīng)面世，就引起諸多爭論。下面筆者圍繞包容性理論最容易引起的幾點(diǎn)疑問試作分析，供大家批評指正。

　　一、包容性理論是否與《商標(biāo)法》相沖突

　　我國《商標(biāo)法》實(shí)行申請?jiān)谙鹊纳虡?biāo)注冊原則，對與他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請，不予公告。如有初步審定公告的，權(quán)利人或利害關(guān)系人可依法提起異議。包容性理論的要點(diǎn)在于根據(jù)申請商標(biāo)的知名度或者已經(jīng)形成的客觀市場格局，來否定構(gòu)成要素近似商標(biāo)之間的近似性，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營者之間的包容性發(fā)展?？梢?，包容性理論的著眼點(diǎn)至少從形式上是遵循商標(biāo)申請?jiān)谙仍瓌t的，與《商標(biāo)法》并不沖突。在上述商標(biāo)案件中，人民法院往往裁定申請商標(biāo)與引證的在先注冊商標(biāo)不近似，認(rèn)為其申請注冊未違反修改前《商標(biāo)法》第二十八條的規(guī)定。

　　二、包容性理論是否與國際條約相沖突

　　有人認(rèn)為包容性理論不符合《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》的基本原則。該協(xié)定第十六條規(guī)定：“注冊商標(biāo)的所有權(quán)人享有專有權(quán)，以阻止所有第三方未經(jīng)該所有權(quán)人同意在貿(mào)易過程中對與已注冊商標(biāo)的貨物或服務(wù)的相同或類似貨物或服務(wù)使用相同或類似標(biāo)記，如此類使用會導(dǎo)致混淆的可能性。”如果允許在后商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊，則實(shí)質(zhì)性限制了上述注冊商標(biāo)所有人的排他性權(quán)利，從而違反“在先申請”原則。

　　筆者認(rèn)為，正如前文所述，包容性理論的出發(fā)點(diǎn)是基于商標(biāo)之間的知名度和客觀市場格局，著眼點(diǎn)在于商標(biāo)不相同或不近似。因此，在后商標(biāo)不視為與在先注冊商標(biāo)近似，注冊商標(biāo)所有權(quán)人也就無權(quán)禁止他人在貿(mào)易過程中使用與已注冊商標(biāo)的貨物或服務(wù)相同或類似的貨物或服務(wù)使用不相同或不類似標(biāo)記，此類使用被判定為不會導(dǎo)致混淆，并不違反上述條款。

　　三、知名度及市場格局是否屬于商標(biāo)近似的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　從實(shí)踐來看，國家工商總局商標(biāo)局及商評委通常認(rèn)為，近似商標(biāo)是指文字、數(shù)字、圖形、顏色或聲音等商標(biāo)的構(gòu)成要素在發(fā)音、視覺、意義或排列順序以及整體上雖有一定區(qū)別，但易產(chǎn)生混淆的商標(biāo)。在商標(biāo)行政授權(quán)確權(quán)階段，是否易產(chǎn)生混淆是判斷商標(biāo)是否近似的重要標(biāo)準(zhǔn)。顯然，知名度及市場格局是影響是否產(chǎn)生混淆的重要因素。

　　最高人民法院指出，要妥善處理商標(biāo)近似與商標(biāo)構(gòu)成要素近似的關(guān)系，準(zhǔn)確把握商標(biāo)近似的法律尺度。認(rèn)定是否構(gòu)成近似商標(biāo)，要考慮案件的具體情況。通常情況下，商標(biāo)構(gòu)成要素整體上近似的，可以認(rèn)定為近似商標(biāo)。商標(biāo)構(gòu)成要素上整體上不近似，但主張權(quán)利的商標(biāo)知名度遠(yuǎn)高于被訴侵權(quán)商標(biāo)的，可以采取比較主要部分的方式?jīng)Q定其近似與否。

　　可見，無論行政機(jī)關(guān)還是司法部門，都將知名度及市場格局作為判斷商標(biāo)近似的重要標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際上，當(dāng)商標(biāo)所附著的商品或服務(wù)具有一定價(jià)值時(shí)，消費(fèi)者在消費(fèi)時(shí)也會予以同等程度的關(guān)注，而不會因商標(biāo)在構(gòu)成要素上近似從而發(fā)生混淆誤認(rèn)，例如注冊使用在汽車上的本田商標(biāo)H與現(xiàn)代商標(biāo)H（斜體）。因此，構(gòu)成要素近似的商標(biāo)，存在注冊并存的事實(shí)基礎(chǔ)。

　　四、包容性理論是否涉嫌鼓勵(lì)違法行為合法化

　　毋庸諱言，包容性理論涉及的在后商標(biāo)，如不考慮其知名度或市場格局，在注冊申請日或開始使用日時(shí)即與在先注冊商標(biāo)近似，且近似程度確實(shí)足以構(gòu)成在后商標(biāo)注冊或使用障礙。有人認(rèn)為，根據(jù)包容性理論，在后商標(biāo)最初的違法使用因其存在和使用程度而被合法化，違法行為產(chǎn)生了合法結(jié)果，這無異于鼓勵(lì)模仿注冊商標(biāo)的違法行為。

　　筆者認(rèn)為，權(quán)利維護(hù)與秩序穩(wěn)定都是法律追尋的重要價(jià)值，必須要平衡兩者間的關(guān)系。從民法規(guī)定來看，對形成權(quán)進(jìn)行限制的除斥期間與對損害賠償進(jìn)行限制的訴訟期間，都涉及權(quán)利維護(hù)與秩序穩(wěn)定的平衡問題。實(shí)際上，《商標(biāo)法》本身也涉及這個(gè)問題，特別是有關(guān)在后商標(biāo)注冊的有效性的法律規(guī)定?！渡虡?biāo)法》第四十五條第一款規(guī)定：“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。”言外之意，超過五年的，則注冊商標(biāo)的無效宣告請求不會得到支持。從該條款來看，被宣告無效的注冊商標(biāo)在注冊時(shí)可能侵犯了他人包括商標(biāo)在內(nèi)的在先權(quán)利，但因超過法定期間，其注冊便獲得了合法性，之前的違法使用行為在注冊后也不會再被追究。

　　因此，包容性理論支持在后商標(biāo)注冊的法理基礎(chǔ)同樣是基于權(quán)利維護(hù)與秩序穩(wěn)定之間的價(jià)值協(xié)調(diào)，其裁決面臨的是當(dāng)時(shí)的客觀情形，只要結(jié)合知名度及市場格局等能夠判定相關(guān)商標(biāo)不近似，則在后商標(biāo)就獲得了可注冊的條件，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)允許其注冊。至于之前的商標(biāo)使用行為從法律屬性上是否違法，因時(shí)過境遷，應(yīng)有所不問。

　　五、包容性理論是否只以知名度及市場格局為充分條件

　　從相關(guān)司法判決來看，包容性理論適用的案件往往取決于知名度及市場格局，并未充分體現(xiàn)“特殊的歷史因素或其他客觀原因”。從最高人民法院已經(jīng)公布的文件來看，包容性理論采取的都是一些原則性表述，并沒有具體的客觀標(biāo)準(zhǔn)。

　　筆者以為，采取包容性理論，首先應(yīng)當(dāng)以“善意使用”為前提條件，也就是說在后商標(biāo)確實(shí)不知道在先注冊商標(biāo)的存在，主觀上不存在借用他人商譽(yù)、混淆誤導(dǎo)公眾的意圖，客觀上也不存在復(fù)制、模仿、翻譯他人注冊商標(biāo)的行為。其次，在先注冊商標(biāo)人沒有采取有效的維權(quán)行為，這種情況既可能是注冊商標(biāo)人知道或應(yīng)當(dāng)知道他人使用在后商標(biāo)，也可能是確實(shí)沒有發(fā)現(xiàn)，總之是沒有采取合法的維權(quán)措施。最后，沒有發(fā)生工商部門依職權(quán)查處的行為。當(dāng)然，這種情況不是基于故意的不作為，而是在履職的過程中確實(shí)未發(fā)現(xiàn)違法行為，或未將在后使用行為視為一種違法行為。如果在后使用商標(biāo)不符合上述任一要件，即使其商標(biāo)知名度很高、市場份額很大，也不能適用包容性理論允許其注冊。

　　六、包容性理論是否會影響企業(yè)后續(xù)發(fā)展

　　有人認(rèn)為，采取包容性理論可能影響企業(yè)的后續(xù)發(fā)展，因?yàn)樵试S兩件商標(biāo)共存是基于知名度和市場格局，而這兩個(gè)因素在商標(biāo)存續(xù)過程中是動態(tài)發(fā)展的，并非一成不變。包容性理論適用的情形一般是在后商標(biāo)較在先商標(biāo)的知名度更高或市場格局更好或相當(dāng)，其結(jié)論是在各自分布的市場或并存的市場，消費(fèi)者不會產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。但是，并不能排除以下兩種情況：

　　1.在后商標(biāo)的知名度可能越來越低，在先商標(biāo)的知名度則越來越高。這種情況會導(dǎo)致市場格局再次發(fā)生變化，消費(fèi)者可能不斷強(qiáng)化對在先商標(biāo)的認(rèn)知，淡忘在后商標(biāo)，將在后商標(biāo)誤認(rèn)為在先商標(biāo)，從而導(dǎo)致在后商標(biāo)注冊時(shí)的合法性不復(fù)存在，損害在先商標(biāo)的合法權(quán)益。但商標(biāo)法律并未為此種情形下的在先商標(biāo)權(quán)人提供救濟(jì)途徑。

　　2.即使不考慮商標(biāo)知名度及其帶來的市場變化，商品的高度流動性也可能隨時(shí)沖擊原有的市場格局。當(dāng)在后商標(biāo)進(jìn)入在先商標(biāo)的固有市場時(shí)，是否會造成當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的混淆誤認(rèn)，也是未知數(shù)。

　　筆者以為，對于上述情況，應(yīng)當(dāng)規(guī)定適當(dāng)?shù)臅r(shí)間限制，以再次實(shí)現(xiàn)權(quán)利維護(hù)與秩序穩(wěn)定之間的平衡。如果在五年內(nèi)出現(xiàn)上述情況，可以考慮通過商標(biāo)撤銷程序撤銷在后商標(biāo)的注冊，申請人能夠證明爭議商標(biāo)注冊時(shí)是基于包容性理論獲準(zhǔn)注冊的，只要證明其知名度及市場布局相較于注冊時(shí)發(fā)生明顯變化，已與在先商標(biāo)發(fā)生混淆，不能實(shí)現(xiàn)包容性共存，即應(yīng)當(dāng)獲得支持。

　　七、包容性理論與其他規(guī)定之間的平衡問題

　　如前文所述，包容性理論涉及的在后商標(biāo)，如不考慮其知名度或市場格局，在注冊申請日或開始使用日時(shí)即與在先注冊商標(biāo)近似，且近似程度確實(shí)足以構(gòu)成在后商標(biāo)注冊或使用障礙。統(tǒng)觀《商標(biāo)法》，與之最類似的規(guī)定是《商標(biāo)法》第五十九條：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。”

　　也就是說，有一定知名度和市場格局的在先使用的未注冊商標(biāo)，其獲得法律保護(hù)的程度，只是在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用而已，還有可能要附加區(qū)別標(biāo)識，還是無法獲得注冊商標(biāo)的法律保護(hù)。那么對于法律并不鼓勵(lì)甚至應(yīng)該禁止的在后商標(biāo)，即便擁有了一定的知名度和市場格局，怎么就可以認(rèn)定為不屬于近似商標(biāo)而獲得注冊商標(biāo)的保護(hù)呢？舉輕以明重，包容性理論對在后商標(biāo)的保護(hù)，與《商標(biāo)法》對在先使用的未注冊商標(biāo)使用的規(guī)定相比，顯然是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>

　　對于該問題的解決，筆者認(rèn)為應(yīng)從兩個(gè)方面著手：一方面，要對包容性理論的適用作最嚴(yán)格的限制，例如明確增加善意使用、權(quán)利人懈怠等前提條件，以區(qū)別于在先使用未注冊商標(biāo)繼續(xù)使用的前提；另一方面，必須以靈活的態(tài)度對待“原有范圍”和“繼續(xù)使用”，使“在先使用并有一定影響的未注冊商標(biāo)”有可能隨著其知名度及市場格局的變化，獲得注冊商標(biāo)的地位。

　　綜上所述，包容性理論是司法部門為穩(wěn)定市場經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)行的理論創(chuàng)新，有現(xiàn)實(shí)需要，也有理論基礎(chǔ)。新《商標(biāo)法》施行后，如何在注冊商標(biāo)與未注冊商標(biāo)之間尋求恰當(dāng)?shù)钠胶恻c(diǎn)，將是行政及司法部門不得不面臨的現(xiàn)實(shí)問題。筆者相信，隨著理論研究的深入和實(shí)踐的不斷豐富，業(yè)界對該理論還會有新的認(rèn)識與探索